[오성환의 지식재산권 이야기] 공유특허를 마음대로 팔 수 있나요?

공유특허란 하나의 특허권을 2인 이상이 지분을 공동으로 소유하는 것을 말한다. /그래픽=김영찬 기자

최근 들어 공유특허권에 대한 실시권과 질권 설정 제한에 대한 문의가 많다. 공유특허권 활용 제한에 대한 부분이다.
공유특허란 하나의 특허권을 2인 이상이 지분을 공동으로 소유하는 것을 말한다. 특허권의 특수성을 고려해 민법과는 다른 특별한 규정이며 특허법 제99조에서 명시됐다.

공유특허가 발생하는 원인은 크게 두 가지다. 먼저 공동발명해 공동출원한 경우 특허를 받을 수 있는 권리가 그대로 등록된 경우를 의미한다. 질권에 의한 특허권 지분의 경락, 특허권의 일부 이전 등과 같이 등록 후 특허권의 공유가 된 경우도 있다.


각 특허 공유자는 계약으로 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의와 지분비율에 관계없이 그 특허발명 전체를 실시할 수 있다.(특허법 제99조 제3항) 공유자 일부가 이용발명을 통해 특허권을 획득한 경우 이용발명을 한 공유자는 특약이 없는 한 다른 공유자의 동의 없이 이용발명을 실시할 수 있다. 공유자는 특허법 제98조의 타인이 아니기 때문이다.

지분 양도와 지분에 대한 질권설정 제한도 중요하다. 특허법 제99조 제2항에 따르면 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자신의 지분을 양도하거나 자신의 지분을 목적으로 질권을 설정할 수 없다. 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

이는 각 공유자는 지분비율에 관계없이 특허발명 전체를 실시할 수 있으므로 새로 유입된 공유자의 자본력·기술력 등에 따라 타공유자들의 이해관계에 영향을 미치기 때문이다.


상속에 의한 특허권의 지분이전이나 공유자 사이 지분양도는 다른 공유자의 이익을 해치는 것이 아니어서 타공유자의 허락 없이 가능하다.

특허권에 대한 실시권 설정 제한도 있다. 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 그 특허권에 대해 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다. 특허법 제99조 제4항에 따르면 이는 지분양도 및 질권설정을 제한하는 취지와 같다.

침해자에게 타공유자 동의 없이 침해금지 청구 및 손해배상 청구도 가능하다. 공유자 각자가 특허침해에 대해 특허권에 의한 조치를 취할 수 있는지에 명확한 규정은 없다. 하지만 침해금지청구는 보존행위의 일종이기 때문에 각 공유자는 자기 지분권에 따라 단독으로 특허권 전체에 대해 침해금지청구를 행사할 수 있다. 이는 1999년 5월25일 대법원 선고 판례에서 찾아볼 수 있다.

손해배상 청구 또한 각 공유자는 자기의 지분 비율에 따른 손해액에 대해 청구할 수 있다.

■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자