[오성환의 지식재산권 이야기] ‘특허실시’가 무슨 뜻인가요?

/사진=이미지투데이

특허권자는 자신의 특허를 자신만이 독점적으로 실시할 수 있는 권리를 갖는데 이 과정에서 ‘특허를 실시한다’는 것이 무엇을 의미하는지 어려워하는 경우가 많다.
특허의 ‘실시’란 개념은 특허법상 ‘특허권자의 발명실시’ 및 ‘제3자의 무단실시에 대한 권리침해의 판단’ 등의 경우에 있어 중요한 역할을 하는 개념이다. 특허법에서 규정하는 실시의 개념에 대해서 정확히 알아야 한다.

특허법 제2조 제3호에서는 ‘실시’에 해당하는 행위를 물건, 방법. 물건 생산방법 등 발명의 유형에 따라 분류한다. 물건의 발명에서 실시는 생산·사용·양도·대여·수입하거나 양도·대여의 청약을 하는 행위를 말하며 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 것을 실시로 본다.


이에 따라 실시는 어떤 행위를 지칭하는 것인데 특허가 ‘자전거’와 같이 물건 발명인 경우 특허인 자전거를 제조·판매·대여하는 행위가 특허를 실시하는 것이다. 즉 특허권자가 자전거를 독점적으로 실시할 수 있다는 뜻은 자전거의 생산·판매·대여를 할 수 있음을 의미한다. 특허권자가 아닌 사람이 생산 및 판매할 경우 특허침해에 해당한다.

방법 발명의 경우 ‘카카오톡 송금’으로 예를 들 수 있다. 카카오톡으로 돈을 이체할 수 있는 방법을 발명했다면 특허권자 외에 제3자가 사용할 경우 특허권을 침해하는 행위가 된다.

오성환 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사. /사진=법무법인(유한) 바른

다만 특허법 제2조 제3호에서 규정한 행위 외에는 특허 발명의 실시에 포함되지 않는다. ▲특허품의 단순한 소지행위 ▲단순구입(양수행위) ▲보관행위 ▲수출행위는 특허법상 실시에 해당되지 않으므로 특허권자만 독점적으로 할 수 있는 행위가 아니다. 이를테면 제3자가 특허품을 소지해도 특허법에서 말하는 실시가 아니기 때문에 특허침해는 성립하지 않는다.
한가지 덧붙이자면 특허권자라도 일정한 경우에 특허법 제2조 제3호에 해당하는 특허발명의 실시가 제한되는 경우가 있다. 특허권자는 무제한적으로 특허발명을 실시할 수 있는 것이 아니라 일정한 경우 제한을 받는다.


먼저 특허권이 ‘공유’인 경우다. 각 공유특허권자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하면 다른 공유자의 동의를 얻지 않아도 특허발명을 실시할 수 있지만 지분양도나 전용·통상실시권을 설정했다면 별도 동의를 구해야 한다.

이미 출원된 타인의 상표권이나 디자인권에 저촉될 경우 특허법 제98조에 따라 당사자의 허락 없이 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. 다른 사람의 특허발명, 등록실용신안. 등록디자인, 유사한 디자인 등을 이용한 경우도 마찬가지다.

특히 이용·저촉관계의 경우에는 후원특허 발명에 관한 특허권 적극적 효력이 제한되니 각별히 유의해야 한다.

■오성환 법무법인(유한) 바른 파트너 변호사·변리사 약력
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대 지식재산권법 겸임교수
▲ '실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서' 저자

☞ 본 기사는 <머니S> 제636호(2020년 3월17~23일)에 실린 기사입니다.