/사진=이미지투데이
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국내 유명 면도기업체 A사는 4중날 면도기를 제조해 미국에 수출했다. 그러나 이미 미국시장은 대형 면도기회사인 B사가 3중날 면도기에 대한 특허를 등록하고 시판 중이었다. A사는 미국에 수출할 당시 B사의 3중날 면도기 특허를 알고 있었지만 특허분석 결과 특허침해 성립 여부가 불확실하다고 판단해 수출을 강행했다. 하지만 B사는 A사를 상대로 특허침해 소송을 제기했고 1심에서 특허침해로 판정받아 불리한 상황에 놓였다.
그 후 A사는 수비 및 역공격할 방법을 알아봤으나 쉽게 찾을 수가 없었다. A사는 국내에서 면도기를 만들기 전에 칼을 만들던 회사로 A사가 제조한 칼날을 면도기에 사용하면 면도기 성능이 훨씬 향상됐다. A사는 B사가 3중날 면도기 특허에 대한 라이선스를 낮은 로열티에 제공해 주면 성능 좋은 칼날을 제조하는 기술을 이전해 주겠다고 제안했다. 이를 검토한 B사가 제안을 받아들이면서 특허분쟁은 종결됐다.

특허분쟁에서 협상이 이뤄지지 않으면 양측은 법정 공방으로 간다. 그러나 소송은 변수가 많아 결과를 장담할 수 없다. 소송은 서로에게 심대한 타격을 줄 수 있지만 합리적인 협상 방안을 찾아낸다면 우호적인 관계를 유지하면서 서로 윈윈할 수 있다.


특허권자와 협상을 하기 전에는 세가지 사항을 고려하는 것이 좋다. 먼저 특허의 유효성을 판단해야 한다. 특허권자의 특허에 무효사유가 있다면 무효소송을 제기해 특허권을 소멸시킬 수 있다. 따라서 협상과정에서 특허권자의 특허에 무효사유가 있다는 사실을 증거를 통해 주지시켜 특허권자로부터 무료로 실시허락을 받을 수도 있다.

다른 권리와 저촉문제도 살펴야 한다. 특허권자와 라이선스 체결을 하더라도 또 다른 제3의 특허권자로부터 침해금지나 손해배상 청구를 받을 수 있다. 때문에 자사제품이 제3자의 특허를 침해하지 않는지 반드시 검토해야 한다. 제품의 일부 구성이라도 어떤 다른 특허를 침해하면 전체가 판매 중지될 수 있으므로 문제가 된 특허만 분석할 게 아니라 모든 관련 특허를 고려해서 판단해야 한다. 만약 또 다른 특허를 침해할 위험성이 있는 경우에는 라이선스 체결을 포기하거나 계약 내용 중 라이선시가 손해를 입었을 때 라이선서가 보상하는 조항을 계약서에 넣어야 한다.

마지막으로 경제적인 판단도 해야 한다. 특허권자에게 비용을 지불하고 라이선스를 받았을 때 얻을 수 있는 경제적 이익이 얼마인지를 미리 계산해야 한다. 라이선스를 받지 않고 분쟁을 하는 경우에 필요한 비용과 비교를 해야 한다. 특허분쟁을 하는 게 더 적은 비용이 드는 경우도 많기 때문이다. 다른 여러가지 사정에 의해 라이선스 계약을 체결했음에도 경제적 이익이 전혀 없을 수 있다. 따라서 라이선스를 받았을 때와 받지 않았을 때의 경제적 이익을 비교 판단할 필요가 있다.


☞ 본 기사는 <머니S> 제543호(2018년 6월6~12일)에 실린 기사입니다.