[오성환의 지식재산권이야기] 특허권자의 ‘침해 주장’ 대응법

/사진=이미지투데이

특허침해란 정당한 권한 없이 업으로 타인의 특허발명을 실시하는 것으로 특허발명과 경쟁사 제품의 기술을 비교해 침해 여부를 결정한다. 두 기술을 비교할 때 특허발명의 보호범위를 먼저 확정한 뒤 제품을 비교해 특허발명의 보호범위에 속하면 특허침해가 성립된다.
특허권은 점유가 불가능한 무체물을 보호객체로 하는 무체재산권이므로 유체물을 대상으로 하는 소유권 등과 다르다. 특허권은 ①타인의 모방과 도용이 용이한 반면 ②침해사실의 발견이나 침해여부의 증명이 어렵고 ③손해액의 증명이 어려우며 ④침해 예방이 매우 곤란하다는 점이 특징이다.

특허법은 특허권의 침해를 직접침해뿐만 아니라 침해범위를 확장해 간접침해(특허법 제127조)까지 인정하며 손해액의 추정(특허법 제128조), 생산방법의 추정(특허법 제129조), 과실의 추정(특허법 제130조) 등의 특별규정으로 특허권을 보호한다.


특허권의 침해는 ①특허권이 유효하게 존속하고 ②특허발명의 보호범위 내에 속하는 기술이 실시돼야 하며 ③그 실시가 업으로 돼 있고 ④실시자가 그 실시에 대해 정당한 권한을 가지고 있지 않을 때 성립한다.

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정해진다(특허법 제97조). 결국 특허침해를 논하기 위해서는 먼저 특허청구범위를 확정해야 한다. 미국은 특허청구범위를 문언적으로 해석하고 그 외의 발명의 상세한 설명에 의한 확장해석은 인정되는 않는다는 ‘주변 한정주의’를 취한다. 반면 독일 등은 특허청구범위의 기재사항에 구애받지 않고 거기에 포함된 실질적인 기술적 사상을 기준으로 판단하는 ‘중심한정주의’를 취한다.

다만 어느 이론을 취하든지 실제적인 해석 결과는 큰 차이를 보이지 않는다. 대체로 특허발명의 보호범위는 ①특허청구 범위를 기준으로 ②명세서, 도면, 출원 경과 등을 참작한 다음 기술적 판단을 하고 이후 ③법률적 판단으로 결정한다.

오성환 법무법인 바른 지식재산권 전문 변호사. /사진=오성환 변호사

따라서 침해 요건 검토에서 가장 기본이 되고 중요한 것은 특허권의 보호범위 안에서 실시해야 한다는 것이다. 그러므로 특허권자와 침해피의자는 권리 대항을 받은 즉시 특허청구범위를 제일 먼저 확인해야 한다.
소위 특허권자들은 침해피의자에게 경고장을 보낼 때 자신의 특허권은 이런 내용인데 유사한 것을 제조 판매하고 있으므로 자신의 특허권을 침해하는 것이라는 내용으로 경고장을 보낸다. 침해피의자는 경고장을 받은 후 반드시 특허권자의 특허공보를 찾아서 봐야 한다. 침해피의자가 제조·판매하는 제품이 특허권과 유사한 것만으로 침해가 성립하지 않기 때문이다.


즉, 특허권자가 보낸 경고장 등을 보면 자신의 보호범위를 넓게 표현하기 위해 대략적으로 자신의 특허권을 기재하고 침해라고 주장한다. 만약 특허청구범위 내용이 특허청구범위에 포함되지 않으면 침해피의자는 특허권자의 침해주장을 걱정할 필요가 없다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제562호(2018년 10월17~23일)에 실린 기사입니다.