/사진=이미지투데이
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특허 무효가 명백함에도 심판에 의해 특허 무효가 인정되지 않는 한 특허권자는 자신의 특허권에 대해 권리행사를 할 수 있을까.
먼저 행정청인 특허청에서 특허를 허여한 것에 대해서 사법부인 법원이 이를 무효라고 하는 것은 맞지 않으므로 무효사유가 있더라도 별도의 무효심판을 통해 무효가 되지 않는 이상 특허의 권리범위를 유효하다고 인정하는 견해가 있다. 반면 특허권자가 침해피의자에게 특허 무효심판 청구를 강요할 수 없기 때문에 특허가 무효사유를 가지고 있음이 명백한 경우 특허의 권리행사를 할 수 없다는 견해도 있다.

대법원은 “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대해 판단할 수 있다”며 “심리 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 경우 특허권에 기초해 금지와 손해배상 등의 청구는 권리남용에 해당한다”고 판결했다.(대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390; 서울남부지방법원 2008.4.18. 선고 2004가합2596 등) 즉 대법원은 특허가 무효사유를 가지고 있음이 명백한 경우에는 특허의 권리행사를 할 수 없다고 보는 입장이다.


특허권 무효사유가 명백한 경우 권리행사를 할 수 없다고 판시한 것이다. 아울러 대법원의 입장은 특허권에 신규성 위반이 있는 경우 뿐만 아니라 진보성 위반이 명백할 때 특허권에 기초한 권리행사를 권리남용으로 제한할 수 있다는 것이다.

따라서 특허권이 신규성 이외에 진보성이 흠결된 경우에도 별도의 무효심판 청구없이 특허침해소송에서 권리남용 항변으로 대응할 수 있다.

/사진=오성환 변호사
/사진=오성환 변호사

신규성을 넘어 진보성 흠결까지 특허침해소송에서 주장할 수 있다는 것은 큰 의미가 있다.
특허무효 주장의 90%가 진보성 흠결에 대한 것이고 무효심판 절차가 아닌 특허침해소송에서 진보성 흠결을 주장하게 되면 특허침해소송은 진보성 여부를 판단하기 위해 긴 시간이 필요하다. 자연히 특허침해소송은 지연될 수밖에 없고 변호사도 많은 품이 든다. 아울러 특허침해 주장을 받은 피고는 원고의 특허권에 무효사유가 명백하다는 것을 특허침해소송에서 주장 및 입증 해야 하는데 이를 위해서는 많은 비용과 시간이 투입된다.


다만 특허침해소송에서 무효주장을 통해 방어하는 것은 해당 소송에서만 효력이 있을 뿐이지 특허 무효에 대해서 대세적인 효력은 없다. 만약 특허를 대세적으로 무효화 하기를 원한다면 무효심판을 통해서 소급 무효시켜야 한다.

즉 자신의 실시만 방어하려면 특허침해소송에서 무효사유가 있음을 주장 및 입증하면 되고 특허를 대세적으로 소멸시키고 싶다면 별도의 무효심판을 청구해야 한다.

☞ 본 기사는 <머니S> 설합본호(제577호·제578호)에 실린 기사입니다.