[오성환의 지식재산권 이야기] 특허 보호의 방패 ‘금반언 원칙’

특허등록은 꼼꼼하고 신중해야 권리를 제대로 보호받을 수 있다. /사진=이미지투데이

침해피의자 입장에서 비침해와 관련해 또 하나의 방패는 ‘금반언 원칙’(출원경과참작의 원칙)이다. 금반언의 원칙은 특허권자가 특허출원 절차 과정 중 한번 의견을 개진해 권리범위에서 제외한 사항은 등록 이후에 다시 권리범위(균등범위)에 속한다고 주장할 수 없는 것을 말한다.

출원인은 특허를 받기 위해 특허출원 이후 심사관과 여러 의견교환 과정을 겪는다. 보통 심사관은 선행기술(인용발명)을 제시하면서 거절이유통지서를 보내면 출원인은 이 선행기술을 회피하려고 의견서와 보정서를 답한다.

이때 출원인은 의견서를 통해 특허의 권리범위를 제한하는 주장을 하거나 보정을 통해 특허청구범위를 감축하게 되고 심사관은 감축된 권리범위가 만족스러우면 특허결정을 하게 된다.

즉 출원과정에서 출원인과 심사관은 특허 권리범위에 대해 서로 의견을 주장하고 보정 협상을 하게 된다.

특허결정 이후 특허권자가 말을 바꿔 자신이 출원과정에서 제외했던 권리범위에 대해 다시 권리범위를 주장하는 건 인정할 수 없다. 이것이 바로 금반언 원칙 또는 출원경과참작의 원칙이다.

이 원칙은 특허권자의 균등침해 주장을 제한하는 원리로 작용한다. 출원인이 심사관 거절이유를 회피하기 위해 청구항을 축소 보정한 경우 등록 후 이미 감축한 부분에 대해 균등침해를 주장할 수 없다.

균등침해란 청구항에 나온 그대로의 침해는 아니지만 유사한 침해 제품의 경우 형평성을 고려해 권리범위를 확장, 침해를 인정하는 것이다. 특허권자가 축소, 보정한 부분에 대해서는 균등침해가 인정되지 않는다.

출원인은 A+B+C로 청구범위를 작성해 출원했으나 심사과정에서 선행기술을 회피하기 위해 구성요소 C를 줄여 C로 보정했다면 등록된 이후 다시 C에 대해서 균등침해를 주장하지 못한다. 따라서 특허분쟁이 벌어지면 당사자는 특허청 출원포대(출원심사이력)를 반드시 조사·분석해야 한다.

특허 권리범위를 정하는 일차적 증거가 ‘특허청의 출원심사이력’이다. 출원심사이력은 특허청에 보존되고 청구항의 범위를 정하는 필수불가결한 증거가 된다.

특허가 출원과정에서 어떤 선행기술 때문에 어떤 보정을 했는지 분명히 확인해야 한다. 보정을 한번도 하지 않고 특허등록이 되는 경우는 드물기 때문에 특허분쟁 발생 시 반드시 출원포대를 확인해 전략을 세워야 한다.

출원인 입장에서는 출원과정에서 축소·보정하면 권리범위가 좁아지므로 되도록 보정하지 않고 특허등록을 받는 게 넓은 권리를 확보하는 중요한 전략이다. 적당한 범위의 특허청구항을 가지고 심사관과 의견서 및 인터뷰 등을 통해 선행기술과의 차이를 잘 설명하고 보정 없이 등록하는 게 바람직하다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제646호(2020년 5월26일~6월2일)에 실린 기사입니다.


■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자