[오성환의 지식재산권 이야기] 특허를 이용할 수 있는 권리 ‘실시권’

오성환 법무법인 바른 지식재산권 전문 변호사

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2020.11.25 | 04:52:00

‘실시권’은 특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다. /사진=이미지투데이

‘실시권’은 특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다. 실시권은 특허권의 침해가 되지 않는 정당한 권원 중 하나로서 특허권에 따른 권리이기 때문에 특허권이 존재해야만 발생할 수 있고 특허권이 소멸하면 함께 소멸한다.

특허법에서는 특허권자에게 특허발명을 실시할 의사가 없거나 특허발명을 실시할 자금이 부족한 경우 제3자에게 특허발명의 실시 기회를 부여하는 것이 실시 장려라는 목적에 부합하므로 ‘실시권 제도’를 둔다.

종류는 크게 3가지다. 특허발명에 대한 실시권은 ①특허권자와 특허발명을 실시하고자 하는 자와의 합의(계약)에 의해 특허발명을 실시하는 약정실시권 ② 법률의 규정에 의해 당연히 발생하는 법정실시권 ③특허청장의 결정이나 특허청의 결정 또는 심판이라는 행정처분에 의해 발생하는 강제실시권이 있다.

실시권은 독점성 유무에 따라서도 전용실시권과 통상실시권으로 나눌 수 있다. 전용실시권은 특허발명을 일정 범위 내에서 독점적으로 실시할 수 있는 권리다. 반면 통상실시권은 독점권은 없으며 단순히 자신의 실시만을 정당화하는 권리다.

전용실시권이란 특허권자 이외의 자가 설정행위로 정한 범위 내에서 업으로서 독점·배타적으로 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다. 특허권자는 그 특허발명에 대해 다른 사람에게 전용실시권을 설정할 수 있고 전용실시권은 특허권자와의 설정계약과 등록에 의해 성립한다.

특허권자가 전용실시권을 설정한 경우 전용실시권자는 그 설정계약에서 정한 범위 내에서 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하게 된다. 따라서 전용실시권 범위 내에서는 특허권자라도 특허발명을 실시할 수 없다. 결국 전용실시권은 특허권의 명의만 변경되지 않을 뿐 사실상 특허에 관한 실질적인 권한이 모두 이전되는 것이다.

전용실시권은 사적자치의 원칙에 따라 계약 시 당사자 간의 계약으로 실시료액과 시간·지역· 내용 범위를 자유롭게 설정할 수도 있다. 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않으면 그 특허권에 대해 전용실시권을 허락할 수 없다(특허법 제99조 제4항).

전용실시권을 양도할 때는 반드시 특허권자의 동의를 받아야 한다. 다만 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속 기타 일반승계의 경우에는 동일성이 유지되면서 이전하는 것이기 때문에 예외적으로 특허권자의 동의를 받지 않아도 된다.

그리고 특허권자의 동의가 없으면 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다. 질권이 설정돼 추후에 그 질권이 행사되면 사실상 전용실시권이 이전될 수 있기 때문이다.

전용실시권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한 및 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한에 해당되는 사항은 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않는다. 여기서 전용실시권의 이전에는 상속과 그 밖의 일반승계에 의한 경우가 제외되고 소멸에는 혼동에 의한 경우가 제외된다. 전용실시권의 상속과 그 밖의 일반승계는 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고해야 한다(특허법 제101조).